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2025年08月31日

サポート要件と新規事項について~審査官の心証【リライト版】

本記事は、以下の記事の続きです。

上記リンク先と本記事は、少し法律的・特許の専門家向けの記事です。
興味ある方はぜひ読んでみてください。

■事例

【請求項1】特殊な形状の刃にした、野菜の皮むき器
【発明を実施するための形態】・・・キュウリを例に挙げて説明する…

上記リンク先では、実施例がキュウリだけの場合を説明しました。
請求項1の内容をすべてサポートしているとは言えない!
そんな場合があることについて説明しました。

この場合、審査結果として、
「特許法第36条第1項(サポート要件)違反」
の拒絶理由が通知されます。

対応としては、請求項1を以下のように補正することが考えられます。

【請求項1】野菜は細長い形状であり、そのために特殊な・・・の形状の刃にした、野菜の皮むき器。

キュウリの実施例が、細長い野菜にまで一般化できるとします。
それなら、サポート要件の拒絶理由は、解消できるかも知れません。

しかし、そもそもこのような補正が認められないケースもあります。
どのような場合に補正が認められないか?


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■「細長い形状」に補正できない場合

(1)新規事項追加

出願書類に「細長い形状」の表現がないとします。
上記補正は新規事項の追加であるとして認められないことがあります。

このことは、キュウリの実施例が、細長い野菜にまで一般化できる場合であっても、同様です。
新規事項の判断基準と、サポート要件の判断基準は、同じではないからです。

そして、審査でこのように判断されると、上記例では、「キュウリの皮むき器」の権利しか取れないというおそれもあります。

(★)あくまで説明のための極端な例ですし、出願書類の書き方にもよりますので、実際にこのような審査結果が出るとは限りませんし、どのような対応がとれるかもケースバイケースです。

(2)明りょう性

(1)に比べると本質的なことではありませんが、「細長い形状」という表現は、不明りょうと判断されることがあります。

「細長い」というのは、程度を表す表現であり、どのようなものが権利範囲に含まれるのか、明確でないからです。

■対策

(1)サポート要件について

出願書類を作成する際には、特許請求の範囲を作成したうえで、どのような実施例を記載すればサポート要件を満たすかを十分検討することが重要です。
(明細書を先に作るという考え方もありますが、サポート要件については、特許請求の範囲を先に作った方が無難です。)

ただし、出願書類になんでもかんでも盛り込めばいいというわけではありません。
発明の開示と保護のバランスも重要です。

(2)新規事項について

出願書類のうち、特に発明のポイントに関連する部分については、さまざまな表現を多面的に記載しておくことが有効です。

将来的な補正を意識して出願書類を作成する、という考え方も重要です。

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以下は削除する予定です

(3)審査の過程において

必要に応じて、審査官に補正案を確認することもできます。
上記例で言えば、「細長い野菜」に補正できるか、審査官に確認できる場合もあります。

ただし、審査官がOKと言っても、他の争いの場(例えば、無効審判や侵害訴訟など)では、異なる判断がされることもあります。

(4)外国の案件について

外国の特許を日本に出す場合、原文の翻訳文をそのまま審査に係属させた場合は、日本と外国の審査基準の違いからさまざまなことが起こり得ます。

外国の特許を日本に出すときには、当然ですが、日本の審査基準に適合させる必要があります。
36条の拒絶理由が多い外国案件については、審査官の心証は非常に悪いものです。
審査官の心証が悪いということは、出願人のデメリットも大きいものです。

いわゆるPCTルートの場合は、翻訳文に原文からの新規事項は追加できませんが、それでも原文の範囲内で審査対象だけでも補正しておくことが有効です。

また、いわゆるパリルートの場合は、内容を追加することもできるのですから、日本の審査基準に適合しない状態で審査に係属させる不利益は避けたいものです。

書いているうちに、少し話しが発散してしまいました。
少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。

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