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2025年04月09日

意見書で拒絶理由に反論するポイントの数について【リライト版】

(Q)特許が拒絶される理由(拒絶理由)が通知されて来ました。
従来の発明から容易に発明できるので、特許できないということです。
これに対して、意見書でいくつも反論したいことがあります。
意見書には、すべての反論を記載した方がいいでしょうか?

(A)意見書には、基本的には、なにを述べても構いません。
しかし、以下のように、バランスも重要です。

<解説>
以下では意見書で反論するポイントの「数」に着目してお話しします。

意見書には、基本的には、なにを述べても構いません。

それなら、できるだけ多くの主張をした方がよいようにも思われます。

例えば、n個の点を主張したとします。
n個の点が独立した内容であるなら、論理的には、オア条件です。

n個の主張のうち1つでも妥当であるならば・・・
審査官としては、拒絶理由を維持することは難しいかも知れません。

だからと言って、なんでもかんでも主張すればいいとは思いません。
以下のようなことも考慮すべきです。


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①重要な主張がぼやける

重要な主張が、軽い主張の中に埋もれてしまうおそれがあります。

審査官には、軽い主張の集まりに見えてしまうことがあるでしょう。
あえて言えば、意見書を読むのが面倒!に近い心情になるわけです。

「種々(しゅじゅ)述べているが、認められない」
十把一絡げ(ジッパヒトカラゲ)にあしらわれるおそれも高まります。

②審査官としても特許しにくい

n個の主張のうち、1つの主張が妥当だとします。
この場合、審査官は拒絶理由を維持することは難しいかも知れません。

ただ、それ以外のn-1個の主張が、ことごとく妥当でなかったら…

審査官が特許しにくいとは思いませんか?

特許になれば、外部からは、審査官はすべての主張を妥当と判断した!
このように見えます。

妥当でない主張を残したまま特許する!
審査官としては、たとえ1つであっても、気持ちが悪いものです。
(ではどうなるかは、ご想像にお任せします。)

そもそも、反論すべきポイントは、せいぜい数点くらいでしょう。
(詳細は特許の審査基準等をご覧ください)

なんでもかんでも反論するのではなく、バランスを考慮しましょう。

ちなみに、ほとんど有効でない反論というのもいくつかあります。
特許の審査基準等を知らないと、つい主張しがちではあります。
この点については、さらに別の記事で述べます。

<元記事>
<関連記事>当ブログのリライトについて

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<機械翻訳>

About the number of points to refute in a written opinion [Rewritten version]

(Q) I have been notified of the reasons why my patent is rejected (reason for refusal).

It means that I cannot patent my invention because it is easily possible to invent something from a previous invention.

There are several points I would like to refute in my written opinion.

Should I include all of my arguments in the written opinion?

(A) Basically, you can state anything in a written opinion.

However, balance is also important, as described below.

<Explanation>

Below, we will focus on the "number" of points to refute in a written opinion.

Basically, you can state anything in a written opinion.

In that case, it seems better to state as many points as possible.

For example, suppose you have asserted n points.

If the n points are independent, then logically, it is an OR condition.

If even one of the n arguments is valid...

It may be difficult for the examiner to maintain the reason for refusal.

However, this does not mean that you should make every single claim.

The following should be considered.

1) Important claims become obscured

Important claims may be buried under minor claims.

The examiner may see it as a collection of minor claims.

If I had to say, it would be like reading the opinion letter is too much of a bother!

The risk of being lumped together with everyone else, "Various claims are made, but they are not accepted," increases.

2) It is difficult for the examiner to grant a patent

Let's say that one claim out of n claims is valid.

In this case, it may be difficult for the examiner to maintain the reason for refusal.

However, if the other n-1 claims are all invalid...

Don't you think it would be difficult for the examiner to grant a patent?

If a patent is granted, it will look like the examiner deemed all claims valid from the outside.

The patent will be granted while leaving invalid claims in place! As an examiner, even just one point is unpleasant.

(I'll leave it to your imagination as to what happens next.)

In the first place, there should be only a few points to refute.

(For details, please refer to the patent examination guidelines.)

Rather than refuting everything, consider balance.

By the way, there are some counterarguments that are almost never effective.

If you don't know the patent examination guidelines, you may be inclined to make such claims.

I will discuss this point in another article.



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