2017年09月14日
最後の拒絶理由で進歩性を否定されることはあり得ない？
本記事は専門的な内容を含みます。もし内容を完全には理解できないけれども本記事の考え方を利用したいとお考えの方は、本記事の理解に時間を費やさないで、弊所：東雲特許事務所（しののめ特許事務所）までご連絡ください。
本記事では、最初の拒絶理由が進歩性違反の場合を想定しています。最初の拒絶理由が３７条違反（単一性違反）等の場合は、最後の拒絶理由で進歩性を否定されることも当然あります。
最初の拒絶理由が２９条２項違反で、補正をした結果、最後の拒絶理由で２９条２項違反になったときを考えます。
最初の拒絶理由と、最後の拒絶理由で、引用文献１が同じか違うかで場合分けします。
最初と最後で引用文献１が同じ場合、審査官は、拒絶査定にすることもできたのです。
つまり、「引用文献１が変わらなければ」拒絶理由としては「同じ」なのです。つまり、最初の拒絶理由を解消していないということです。
ですので、審査官には感謝すべきです。補正後の内容について進歩性に関して審査をしてくれて、再度意見を述べる機会を与えてくれたと考えることができます。
なお、引用文献２以降が変わった場合はどうかという議論もあります。
進歩性違反は、本来、「引用文献１に記載された発明に基づいて容易」という判断です。引用文献２以降が変わったとしても、「引用文献１が変わらなければ」拒絶理由としては「同じ」なのです。
最初と最後で引用文献１が異なる場合、審査官は、シフト補正違反にすることもできたのです。
この場合も、補正後の内容について進歩性に関して審査してくれて、再度意見を述べる機会を与えてくれたのですから、審査官に感謝すべきです。
ちなみに、（別の）引用文献１を探すというのは、審査１件分とほぼ同じ労力です。このことは、単一性違反やシフト補正違反が拒絶理由である趣旨を考えれば、ご理解頂けると思います。
最初にするか最後にするか、拒絶査定にするかしないか、シフト補正違反にするかしないかなどは、審査官の裁量による部分もあります。特に近年では、上記（１）も（２）の場合も、審査官の裁量等で、できるだけ審査を行い、出願人に意見を開示する機会を与える傾向にあるようです。
本記事の内容に限らず、審査の運用は、時代とともに変わっていくものです。特許のことは日々是勉強で終わりはありませんね。いずれにしろ、本記事のような審査のベースとなる考え方を知っておいて損はありません。意見書の主張にもなんらかの影響が出るかも知れませんね。
一方で、最後の拒絶理由とした判断が間違っていることもあります（具体的な事例は別の記事で述べます。）。この場合は、その旨を適切に指摘することで、出願人にとって有利な対応が可能になるかと思います。
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●最初の拒絶理由が２９条２項違反（進歩性欠如）で、最後の拒絶理由も２９条２項違反はあり得ない？
本記事では、最初の拒絶理由が進歩性違反の場合を想定しています。最初の拒絶理由が３７条違反（単一性違反）等の場合は、最後の拒絶理由で進歩性を否定されることも当然あります。
最初の拒絶理由が２９条２項違反で、補正をした結果、最後の拒絶理由で２９条２項違反になったときを考えます。
最初の拒絶理由と、最後の拒絶理由で、引用文献１が同じか違うかで場合分けします。
（１）最初と最後で、引用文献１が同じ場合
最初と最後で引用文献１が同じ場合、審査官は、拒絶査定にすることもできたのです。
つまり、「引用文献１が変わらなければ」拒絶理由としては「同じ」なのです。つまり、最初の拒絶理由を解消していないということです。
ですので、審査官には感謝すべきです。補正後の内容について進歩性に関して審査をしてくれて、再度意見を述べる機会を与えてくれたと考えることができます。
なお、引用文献２以降が変わった場合はどうかという議論もあります。
進歩性違反は、本来、「引用文献１に記載された発明に基づいて容易」という判断です。引用文献２以降が変わったとしても、「引用文献１が変わらなければ」拒絶理由としては「同じ」なのです。
（２）最初と最後で、引用文献１が異なる場合
最初と最後で引用文献１が異なる場合、審査官は、シフト補正違反にすることもできたのです。
この場合も、補正後の内容について進歩性に関して審査してくれて、再度意見を述べる機会を与えてくれたのですから、審査官に感謝すべきです。
ちなみに、（別の）引用文献１を探すというのは、審査１件分とほぼ同じ労力です。このことは、単一性違反やシフト補正違反が拒絶理由である趣旨を考えれば、ご理解頂けると思います。
●最後の拒絶理由にした判断が間違っている場合
最初にするか最後にするか、拒絶査定にするかしないか、シフト補正違反にするかしないかなどは、審査官の裁量による部分もあります。特に近年では、上記（１）も（２）の場合も、審査官の裁量等で、できるだけ審査を行い、出願人に意見を開示する機会を与える傾向にあるようです。
本記事の内容に限らず、審査の運用は、時代とともに変わっていくものです。特許のことは日々是勉強で終わりはありませんね。いずれにしろ、本記事のような審査のベースとなる考え方を知っておいて損はありません。意見書の主張にもなんらかの影響が出るかも知れませんね。
一方で、最後の拒絶理由とした判断が間違っていることもあります（具体的な事例は別の記事で述べます。）。この場合は、その旨を適切に指摘することで、出願人にとって有利な対応が可能になるかと思います。
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