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2016年04月22日

サポート要件まとめ&関連事項 ~審査官的な視点コミのお話し

サポート要件(特許法第36条第6項第1号)について、いくつかの記事を書きました。
サポート要件(特許法第36条第6項第1号)違反の2つのタイプについて
サポート要件違反の解消法 (1)良性の場合
サポート要件違反の解消法 (2)悪性の場合

本記事では、簡単に要約します。

<要約>
サポート要件には、良性のものと悪性のものがあります。

良性のものとは、特許請求の範囲が広すぎて、本来含むべきでない内容(従来技術など)を含んでいる場合です。
その内容(従来技術など)を除外すれば、簡単に解消します。

一方、悪性のものとは、発明の詳細な説明が不十分で、本来のサポートができていない場合です。
この場合、本来取れるはずだった権利が、狭い内容に限定せざるを得ないなど不利益は大きいです。

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以下、いくつか関連事項をご紹介します。(ここでは簡単に触れ、今後、詳細を展開します。)

●サポート要件違反の特許出願は多いか?

わたしの審査官時代の経験では、サポート要件違反の拒絶理由は、それほど多くありません。
弁理士が出願書類をきちんと作成していることが大きいと思います。

もちろん、単にサポート要件を満たすために、なんでもかんでもボリュームを増やせばいいというわけではありません。
特許法や審査基準との兼ね合いで、バランスが重要です。

わたしも出願書類を作成するときは、まずはじめに、どのような実施例を記載して、どのようにサポートするか、大きな方向性を決めます。

●特許請求の範囲と明細書のどちらを先に書くか?

特許の出願書類を作成する際に、特許請求の範囲と明細書のどちらを先に書くか?という議論があります。
趣味の問題ですので、どちらでもいいと思います。

ただ、サポート要件を満たすという点で言えば、特許請求の範囲を先に書くのが合理的でしょう。
ちなみに、わたし個人は、明細書を先に書くという書き方は、よくわかりません(笑)

●そもそも特許法第36条(以下、単に36条)とは

36条は、出願書類の記載不備などに関するものですが、なにも審査官からツッコミやダメ出しをされているわけではありません。
一種の「特許への道しるべ」です。

ただ、サポート要件(悪性のサポート要件違反)に関しては、ダメ出しに近い場合もあるので、慎重にしたいものです。

基本的に、36条違反は、出願書類を作成した側の責任です。
審査官が、出願書類の内容を理解していないということはありません(理解していなければ、36条違反を指摘できません。)。
審査官から指摘された内容を十分理解して、指摘に従うのが賢明です。

●外国の件について

本ブログの読者の方は、外国の特許を日本で出すということはあまりないと思いますが、一言だけ述べます。
サポート要件違反は、外国の特許を、日本で出す場合に起こることも多いのです。

特許請求の範囲に、必要な構成要素が記載されていないケースです。
たとえ外国ではOKでも、日本ではサポート要件違反となるケースもあります。

特許請求の範囲に、必要な構成要素が記載されていないと、審査官の心証は非常に良くないものです。

外国の特許を日本で出す案件では、弁理士が間に入るのが普通ですが、単に翻訳文をそのまま出すような「作業」ではなく、日本のプラクティスに適合させる「仕事」をする必要があると考えます。
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本記事は、いくつかの記事に分割して、さらに詳細を述べたいと思います。

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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。

東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士(特許庁審査官 経験者) 田村誠治
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