特許法第29条第2項
2016年10月16日
同じ発明で請求項１と請求項ｎならどちらが特許になりやすいか（１／２）
タイトルは分かりにくかったかも知れません。
本事例は、以下のようなケースを想定しています。
＜ケース１＞
【請求項１】ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ
＜ケース２＞
【請求項１】ａ
【請求項２】ａ＋ｂ（引用形式請求項）
【請求項３】ａ＋ｂ＋ｃ（引用形式請求項）
【請求項４】ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ（引用形式請求項）
＜ケース１＞の請求項１と、＜ケース２＞の請求項４は、同じ内容です。
どちらが拒絶されやすいでしょうか？
●
まず、理論上は、あくまで「同じ内容（発明）」なのですから、拒絶される可能性は同じはずです。
しかし、実務上はそうとも限りません。
＜ケース１＞のほうが拒絶されやすい場合もあれば、＜ケース２＞のほうが拒絶されやすい場合もあると思います。
そこで、それぞれの場合について、検討してみたいと思います。
（１）＜ケース１＞の請求項１のほうが拒絶されやすい場合
＜ケース１＞の請求項１のほうが拒絶されやすいというのは、感覚的にも理解できると思います。
＜ケース１＞では、審査官としては、請求項１を拒絶しないとすれば、いきなり特許（一発特許）にするしかないのですから、極端に言えば、少しくらい弱い論理であっても、とりあえず的に拒絶理由を通知することはあるでしょう。
しかし、この感覚的な理解を、もう少し掘り下げてみましょう。
それは、＜ケース１＞の請求項１のほうが拒絶されやすいというよりも、＜ケース２＞の請求項４のほうが特許されやすいと言ったほうがいいでしょうか。
一言で言えば、＜ケース２＞のほうが、出願書類（明細書）において、多くの内容を開示しているからです。
＜ケース２＞では、明細書において、ａという広い概念について、サポート要件や実施可能要件を満たした内容を開示しています。
特許は、発明の開示の代償と言われます。
審査官に対する心証として、
出願書類において、ａという多くの内容を開示しているのだから、それよりもだいぶ限定されて狭い内容となった請求項４なら、特許してもいいかな、という心証を与えられることはあるでしょう。
●
いかがでしたでしょうか。
実は、本記事を書いた理由は、上記と逆の場合について書きたかったからです。
つまり、
（２）＜ケース２＞の請求項４のほうが拒絶されやすい場合
です。
最近、拒絶理由通知を研究しているうちに、こういう拒絶理由の論理は微妙だな、というのにたびたび出会うことがあります。
そして、こういうのをたびたび見かけることを踏まえると、出願人側が、これに対して適切に反論できていないのではないかと思うのです。
この点について、次の記事で述べたいと思います。
（２）＜ケース２＞の請求項４のほうが拒絶されやすい場合
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最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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弁理士 田村誠治（元特許庁審査官）
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
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＜ケース２＞
【請求項１】ａ
【請求項２】ａ＋ｂ（引用形式請求項）
【請求項３】ａ＋ｂ＋ｃ（引用形式請求項）
【請求項４】ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ（引用形式請求項）
＜ケース１＞の請求項１と、＜ケース２＞の請求項４は、同じ内容です。
どちらが拒絶されやすいでしょうか？
●
まず、理論上は、あくまで「同じ内容（発明）」なのですから、拒絶される可能性は同じはずです。
しかし、実務上はそうとも限りません。
＜ケース１＞のほうが拒絶されやすい場合もあれば、＜ケース２＞のほうが拒絶されやすい場合もあると思います。
そこで、それぞれの場合について、検討してみたいと思います。
（１）＜ケース１＞の請求項１のほうが拒絶されやすい場合
＜ケース１＞の請求項１のほうが拒絶されやすいというのは、感覚的にも理解できると思います。
＜ケース１＞では、審査官としては、請求項１を拒絶しないとすれば、いきなり特許（一発特許）にするしかないのですから、極端に言えば、少しくらい弱い論理であっても、とりあえず的に拒絶理由を通知することはあるでしょう。
しかし、この感覚的な理解を、もう少し掘り下げてみましょう。
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（２）＜ケース２＞の請求項４のほうが拒絶されやすい場合
です。
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そして、こういうのをたびたび見かけることを踏まえると、出願人側が、これに対して適切に反論できていないのではないかと思うのです。
この点について、次の記事で述べたいと思います。
（２）＜ケース２＞の請求項４のほうが拒絶されやすい場合
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