早期審査

2016年08月18日

外国での特許を目指すには、まず日本での特許出願が必要ですか?

(Q)日本国内だけでなく、外国で特許を目指すためには、まず日本での特許出願を行うことが必要ですか?

(A)案件ごとの事情によってさまざまですので一概には言えません。

ざっくり言えば、外国での特許を目指すことが確定している場合は、最初の日本での特許出願は必要ないとも言えます。

以下では、外国での特許を目指すための方法を、3つご紹介します。

(1)伝統的方法

①まず日本に特許出願します。
②1年以内(★)に、その日本の特許出願に基づいて、外国での権利化を目指します。
外国での権利化は、外国へ直接出願する方法と、国際特許出願(PCT出願)(日本の特許庁に提出)を使う方法があります。

この方法によれば、外国での権利化を目指すことが確定していない場合には、1年間、様子を見ることができます。
(★)この1年という期間は、パリ条約に定められている期間です。翻訳文の準備期間という意味合いもあります。

(2)近年多くなっている方法

①まず国際特許出願をします。
②30か月以内に、その国際特許出願に基づいて、権利化を目指す国(日本含む)に、手続を行います。

最初から外国での権利化を目指すことが確定している場合は、このルートがいいでしょう。
費用的にも、時間的にも、(1)より有利な点が多いです。

近年では、国際特許出願の制度が便利になったことで、国際特許出願が増えました。
国際特許出願は、(1)の②のケースもありますが、この(2)のケースも増えています。


ここで一旦、本質問に関連してまとめますと、

(1)の伝統的方法では、外国での特許を目指すためには、まず日本で特許出願を行っていました。
近年では、(2)の日本での特許出願は行わずに、最初から国際特許出願を行うことも多くなりました。

本質問の答えとしては、最初の日本での特許出願は必要ないということになります。

ところで、実は弊所では、以上のような事情を踏まえつつも、あえて最初に日本で特許出願を行うことを提案することがあります。
それが、以下の(3)です。


(3)弊所のお勧めのもう一つの方法

①まず日本に特許出願します。
②その日本の特許出願を、1年以内に特許にします!
③その後、外国での権利化を目指します。(1)の②と同じです。

近年では、以下に述べるように、このようなことが可能になりました。

●日本の審査の功績2つ

①審査が優秀

(3)の方法が成り立つのは、日本の審査が優秀だからです。
日本で特許になれば、その後の外国での特許もスムーズに進みます。

外国での特許に多大な費用が掛かる一因は、外国での審査結果が良好でないときに、その対応にそれなりの費用が掛かるからです。

日本で特許になっていれば、外国での審査結果も良好になることが期待され、費用負担のリスクが、大幅に軽減されます。

②審査が迅速

また、(3)の②のようなことが成り立つのは、日本での審査が迅速だからです。
(★)のとおり、パリ条約で規定される1年以内に特許にならなければ、この(3)の方法は成り立ちにくくなります。

特に、個人発明家・小規模事業者の特許出願の場合、一定の手続きを行えば、審査を迅速に行ってくれます。

また、最悪、1年以内に特許にならないことがわかれば、(費用の掛かる)外国への権利化を、いったん保留にするという選択肢もあります。

ちなみに、1年以内に審査の結果がわかることによって、外国での権利化を目指さない場合にも、大きなメリットがあります。この点については、別の記事で述べます。


いかがでしたでしょうか。

上記の3つの方法は、さまざまな条件によって、ベストの方法が変わります。

例えば、どのような先行特許があるのか調査を十分に行っていれば、(3)よりも(2)の方がいい場合もあります。

また、個人発明家・小規模事業者の場合は、大手の企業などに比べると、費用に関する制限が相対的に大きいこともあり、ベストの方法も変わることがあります。

弊所:東雲特許事務所では、あらゆる事情を考慮した上で、最善の方法をご提案します。
本記事の内容が、まったくわからない!という方も、安心してご依頼・ご相談ください。

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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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弁理士(元特許庁審査官) 田村誠治

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