拒絶理由
2016年10月21日
「新規性がない」との拒絶理由のタイプ別対策と確認事項
(Q)特許を出願して審査を受けたところ、審査結果として、わたしの発明に「新規性がない」旨の拒絶理由通知を受けました。
どう対応すればいいでしょうか?
(A)新規性がない旨の拒絶理由は、次の2つのパターンがあります。
(1)アイデア自体に新規性がない場合
(2)特許請求の範囲に、新規性がない発明を含んでいる場合
(1)は対応が比較的難しく、(2)は対応が比較的簡単です。
それぞれについて、拒絶理由通知を受けたときの対応や、さらには、今後のために、出願時の確認事項について述べます。
●新規性なしとの拒絶理由通知を受けたときの対応
(1)アイデア自体に新規性がない場合
この場合は、特許を取るのが難しくなります。
対策としては、審査官から示された先行特許に対する反論として、
・出願書類に記載された事項の範囲内で
・先行特許との大きな違いについて
発明の内容を限定しなければ、特許にはなりません。
大きな違いというのは、新規性はあっても(先行特許との違いはあっても)、進歩性が認められない(先行特許との違いがわずかである)と、特許にはならないからです。
そうすると、結局、新しい発明をするくらいの違いを出さないと特許になりません。
しかも、出願書類に記載された事項の範囲内でです。
特許を取るのが難しいというのは、そういうことです。
(2)特許請求の範囲に、新規性がない発明を含んでいる場合
この場合は、その新規性がない発明の部分を、特許請求の範囲から除外すれば、この拒絶理由は解消します。
ただし、上記のように、拒絶理由通知では、新規性なしとの拒絶理由とともに、進歩性なしの拒絶理由も通知されているはずです。
進歩性なしの拒絶理由のほうを中心に、対応を考えましょう。
●出願時の確認事項2つ
(1)先行特許の調査について
特許出願の依頼の際に、弁理士(特許事務所)に依頼すれば、先行特許の調査をきちんとやってくれるでしょう。
そして、発見された先行特許に基づいて、新規性や進歩性(先行特許との違いの大きさ)など、アドバイスを受けられます。
このようなアドバイスを受けることで、上記(1)のアイデア自体に新規性がない特許出願を避けることができます。
(2)広い特許を目指す戦略
弁理士が特許請求の範囲を作るときに、意図的に、請求の範囲を広めにしておくことがあります。
これは、最初は広い範囲にしておいて、審査官から提示された内容に応じて、限定していく意図です(この戦略の是非については、また別の記事で述べます。)。
ですので、最初は広い請求の範囲であったとしても、それで問題はありません。
最終的に合理的な内容で、特許を取ることができます。
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少しでもお役に立つ部分があれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
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(2)特許請求の範囲に、新規性がない発明を含んでいる場合
(1)は対応が比較的難しく、(2)は対応が比較的簡単です。
それぞれについて、拒絶理由通知を受けたときの対応や、さらには、今後のために、出願時の確認事項について述べます。
●新規性なしとの拒絶理由通知を受けたときの対応
(1)アイデア自体に新規性がない場合
この場合は、特許を取るのが難しくなります。
対策としては、審査官から示された先行特許に対する反論として、
・出願書類に記載された事項の範囲内で
・先行特許との大きな違いについて
発明の内容を限定しなければ、特許にはなりません。
大きな違いというのは、新規性はあっても(先行特許との違いはあっても)、進歩性が認められない(先行特許との違いがわずかである)と、特許にはならないからです。
そうすると、結局、新しい発明をするくらいの違いを出さないと特許になりません。
しかも、出願書類に記載された事項の範囲内でです。
特許を取るのが難しいというのは、そういうことです。
(2)特許請求の範囲に、新規性がない発明を含んでいる場合
この場合は、その新規性がない発明の部分を、特許請求の範囲から除外すれば、この拒絶理由は解消します。
ただし、上記のように、拒絶理由通知では、新規性なしとの拒絶理由とともに、進歩性なしの拒絶理由も通知されているはずです。
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●出願時の確認事項2つ
(1)先行特許の調査について
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そして、発見された先行特許に基づいて、新規性や進歩性(先行特許との違いの大きさ)など、アドバイスを受けられます。
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これは、最初は広い範囲にしておいて、審査官から提示された内容に応じて、限定していく意図です(この戦略の是非については、また別の記事で述べます。)。
ですので、最初は広い請求の範囲であったとしても、それで問題はありません。
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