国内優先

2016年08月03日

特許出願→学会発表→国内優先出願の際に新規性喪失の例外の適用を受けられるか?

(Q)学会で発表する内容を、特許出願します。
まず、特許出願します。その後に学会発表します。
その後に、内容を追加して、国内優先権を主張して特許出願をします。
この際に、新規性喪失の例外(30条)の適用を受けられますか?

(A)受けられます。

<事例1>
①特許出願(内容a)
②学会発表(内容a)
③特許出願(内容a、b)(国内優先)

①の特許出願については、②の学会発表の前ですので、新規性喪失の例外の適用を受けるという考え方がありません。

③の特許出願では、内容bを追加して、国内優先権の主張をします。

この際に、内容bが、内容aから「容易に発明できる」場合は、新規性喪失の例外の適用を受けなければ、特許が拒絶されてしまいます。

③の特許出願の際に、新規性喪失の例外の適用を受けることは、可能でしょうか?

可能です。
特許法の条文上は、必ずしも明確ではありませんが、特許庁の審査基準室に確認済みです。

●最初の特許出願で失った利益を、復活できてしまう?

事例1は、何が疑問なのか?と思われる方もいらっしゃるかも知れません。

国内優先の基礎出願①では、30条の手続きをしなかったのに、国内優先を主張する出願③では、30条の手続きをして、その適用を受けています。

この事例1を拡大解釈(?)すると、一度失った利益を復活できてしまう場合があります。

例えば、以下の事例を考えてみましょう。

<事例2>
①学会発表(内容a)
②特許出願(内容a)(新規性喪失の例外の手続きを失念)
③特許出願(内容a、b)(新規性喪失の例外の手続き)(国内優先)

事例1と比較して、①と②が逆です。

そして、この事例2では、②の特許出願で、新規性喪失の例外の手続きをしませんでした。

③の特許出願では、内容bを追加して、国内優先権の主張をしました。

この際に、内容aについては新規性を失っていますし、内容bについても、内容aから「容易に発明できる」場合は、新規性喪失の例外の適用を受けなければ、特許が拒絶されてしまいます。

③の特許出願の際に、新規性喪失の例外の適用を受けることは、可能でしょうか?

この点については、以下のように微妙です。

国内優先の基礎出願である②の特許出願では、新規性喪失の例外の手続きをしていません。

②の特許出願の内容aは、①の学会発表によって新規性を失っていますので、本来であれば、特許は拒絶されていたところです。(★)

しかし、③の特許出願の際に、新規性喪失の例外の適用を受けたことで、内容aについても、①の学会発表によって、新規性を喪失しなかったとみなされると考えられます。

②の特許出願で一度失った利益(★)を、③の特許出願で復活できることになります。
この点については、疑問は残ります。

(ちなみに、それなら②の特許出願を取り下げて③だけにするという考え方もあるかも知れませんが、内容aの出願日が、②から③に繰り下がってしまうため、合理的ではありません。)

●復活できてもいいんじゃないですか?

事例2の①~③は、最長で6か月以内ですし、③でこのような手続きが行われたとしても、第三者の利益を害することはないでしょう。

それなら、「失われた利益の復活はけしからん」のような十把一絡げで、あまりに厳格な運用をする必要はないのでは?と思います。

とは言え、事例2がどのように扱われるかについては、特許庁には確認していません。
(わたしも審査官時代に、このような事例を審査することはありませんでした。)

もし実際に事例2に遭遇して、特許庁に確認する方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。

 メモ:本記事の内容は複雑で読みにくいので、厳密性よりもわかりやすさを優先して、書き直します。

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最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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