②特許

2024年10月07日

請求項の記載と同じ内容が明細書に記載されていれば実施可能要件を満たすか？【リライト版】

（Ｑ）【請求項１】Ａを用いてＢを実行することを特徴とする○○装置。

わたしの発明は、Ｂを実行するにあたり「Ａを用いて」の部分が発明のすべてです。
ですので、Ａを用いてＢを実行する○○装置であれば、すべてについて特許を取りたいです。

つまり、Ａを用いて「どうやって（Ｈｏｗ）」Ｂを実行するかについてまで、発明を限定したくはありませんし、限定する必要もないと考えています。

このような理解でよろしいでしょうか？なにか注意すべきことがありますか？

（Ａ）発明の具体的な内容によって、一概には言えませんが、多くの場合、以下のようにお考えください。

・特許請求の範囲の【請求項１】の記載については、これで大丈夫です。

・明細書の記載については、単に「Ａを用いてＢを実行する」と、請求項と同じ内容を記載するだけでは、不十分な場合があります。

＜解説＞
特許請求の範囲については、Ａを用いているものすべてについて権利化を目指せます。

「Ａを用いて」の部分が発明ですので、「どうやって」Ｂを実行するかを記載しなくても、それで不明確とはされません。

ただし、明細書については、当業者が「どうやって」Ｂを実行するかを理解できないと、実施可能要件（特許法第３６条第４項第１号）を満たさないと判断されることがあります。

実施可能要件を満たすためには、「どうやって」の内容が、次のいずれかである必要があります。
①「どうやって」の内容が、明細書に記載されている。
②「どうやって」の内容が明細書に記載されていないが、記載されていなくても、当業者には理解できる。

そうすると、②を期待して明細書に記載しないのは、リスクがあるでしょう。
①の「どうやって」の内容を明細書に記載しておくほうが、無難と言えます。

「どうやって」の内容は、少なくとも一例を示せば、特許請求の範囲の全体について実施可能要件を満たすことが多いでしょう（そうでないケースもあります。別の記事で述べます）。

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●実施可能要件の拒絶理由の対処

では、実施可能要件違反の拒絶理由通知が来たときは、どうしましょうか？

（対処１）明細書に記載されていて、審査官が①を見落としているなら、①を指摘します。
（対処２）明細書に記載されていなくて、②であるなら、その旨を主張します。

以上が無理なら、このままでは拒絶理由を解消できないので、
（対処３）特許請求の範囲を補正することになります。

ただし、（対処３）は、最後の拒絶理由のときには、難しい場合もあるでしょう。
その場合は、
（対処４）出願を分割する
以外に対策がない場合もあります。

●
いかがでしたでしょうか。

実は本記事の事例は、外国出願に基づいて日本に出願する場合に、特に問題になることがあります。

例えば、請求項の記載が、明細書にほとんどそのままコピーされていて、それ以上の説明が無い場合です。

本来、外国出願に基づいて日本に出願する場合には、日本の審査基準に適合するように、外国出願の内容を修正・補充する必要があるのは、言うまでもありません。

ところが、このような内容の修正・補充ができていない場合には、日本での適切な権利化が困難になることもあります。

このような場合とは、例えば、外国出願の「単なる対訳」程度の内容で日本に出願してしまう場合です（直訳であるか意訳であるかは、本質的な問題ではありません。）

この点については、さらに別の記事で述べたいと思います。

　（追記）本記事は、内容が多すぎてわかりにくいので、いくつかの記事に分割します。

＜元記事＞

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