└ 権利化後

2024年03月18日

特許法第36条の拒絶理由は審査官のアドバイス!【リライト版】

(Q)特許を出願し審査を受けたところ、拒絶理由通知が届きました。
特許法第36条を理由に、特許が拒絶されるということです。
これはどういうことでしょうか?

(A)特許法第36条の拒絶理由は、審査官からのアドバイスです。
審査官の意図を把握して、適切に対応しましょう。

■特許法第36条の拒絶理由=不備を解消してくださいというアドバイス

特許法第36条が指摘されるのは、主に次の2つの場合です。
・特許請求の範囲の請求項の記載が不明りょうである。
・書類に開示した内容よりも、特許を求める内容の方が広い。

一言で言えば、出願書類の記載に、不備があるということです。

別の言い方をすれば、審査官のアドバイスです。
✔特許になる前に記載不備を解消しておいた方がいいですよ!

ですので、審査官の指摘に従って対応しましょう。
(審査官からの指摘が明らかに誤解でない限り)

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■発明を正確に表現できていますか?

最もよくないのは、36条の指摘に感情的になってしまうことです。
「出願書類の記載不備?審査官はわたしの発明を理解してくれない!」

あなたの発明は、あなたの頭の中では当然に明確です。
しかし、書類上では、発明を正確に表現できていないかも知れません。
そうすると、出願書類は明確ではないとされる場合もあります。

■記載不備のまま特許になると・・・

また、こういう考え方もあります。

本当は記載不備があるのに、審査官から指摘されないとしましょう。
そのまま特許になったとしましょう。それで本当にいいでしょうか?

記載不備を残したままの特許は、無用な争いになるおそれがあります。
その争いの時点では、書類の記載不備を解消できないかも知れません。

最終的には、次のようなおそれがあります。
✔特許が無効とされる
✔きわめて限定的な権利になる
✔特許権を行使できなくなる

■審査官はあなたの発明をきちんと理解しています

36条の指摘は、
✔出願書類の記載不備を事前に解消することができる
✔あなたの特許を適切なものにすることができる
よい機会なのです。

ちなみに、審査官が発明を理解してくれないということはありません。
審査官が発明を理解できないとしたら、36条の指摘もできません。

このことは例えば、学校の授業と同じです。
✔わからないところがわかる子→先生に質問できます
✔授業がまったく理解できない子→質問すらできません

審査官は、あなたの発明をきちんと理解してくれます。
その上で、記載不備があればそれを指摘してくれるのです。

「拒絶理由」という言葉の響きはよくないですね。
ただ、指摘してくれた審査官に、感謝してもいいくらいなのです。

■拒絶理由を否定的に考えるべきでない

いかがでしたでしょうか。
36条の拒絶理由通知に対して、否定的に考えるべきではありません。
このことがご理解頂けたと思います。

実は、36条よりも指摘されることの多い拒絶理由があります。
特許法第29条第2項(いわゆる発明の進歩性)です。

これについても、36条と同様の考え方をすることができます。
この点については、別の記事で述べたいと思います。

<元記事>

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