└ 権利化後

2024年03月18日

特許法第36条の拒絶理由は審査官のアドバイス!【リライト版】

(Q)特許を出願し審査を受けたところ、拒絶理由通知が届きました。
特許法第36条を理由に、特許が拒絶されるということです。
これはどういうことでしょうか?

(A)特許法第36条の拒絶理由は、審査官からのアドバイスです。
審査官の意図を把握して、適切に対応しましょう。

■特許法第36条の拒絶理由=不備を解消してくださいというアドバイス

特許法第36条が指摘されるのは、主に次の2つの場合です。
・特許請求の範囲の請求項の記載が不明りょうである。
・書類に開示した内容よりも、特許を求める内容の方が広い。

一言で言えば、出願書類の記載に、不備があるということです。

別の言い方をすれば、審査官のアドバイスです。
✔特許になる前に記載不備を解消しておいた方がいいですよ!

ですので、審査官の指摘に従って対応しましょう。
(審査官からの指摘が明らかに誤解でない限り)

computer_crt_monitor_desktop
ブログ広告(東雲7)
ブログ広告(ひーじー13)2ひーじー13お腹と背中gif
マスクポーチ画像poach2


■発明を正確に表現できていますか?

最もよくないのは、36条の指摘に感情的になってしまうことです。
「出願書類の記載不備?審査官はわたしの発明を理解してくれない!」

あなたの発明は、あなたの頭の中では当然に明確です。
しかし、書類上では、発明を正確に表現できていないかも知れません。
そうすると、出願書類は明確ではないとされる場合もあります。

■記載不備のまま特許になると・・・

また、こういう考え方もあります。

本当は記載不備があるのに、審査官から指摘されないとしましょう。
そのまま特許になったとしましょう。それで本当にいいでしょうか?

記載不備を残したままの特許は、無用な争いになるおそれがあります。
その争いの時点では、書類の記載不備を解消できないかも知れません。

最終的には、次のようなおそれがあります。
✔特許が無効とされる
✔きわめて限定的な権利になる
✔特許権を行使できなくなる

■審査官はあなたの発明をきちんと理解しています

36条の指摘は、
✔出願書類の記載不備を事前に解消することができる
✔あなたの特許を適切なものにすることができる
よい機会なのです。

ちなみに、審査官が発明を理解してくれないということはありません。
審査官が発明を理解できないとしたら、36条の指摘もできません。

このことは例えば、学校の授業と同じです。
✔わからないところがわかる子→先生に質問できます
✔授業がまったく理解できない子→質問すらできません

審査官は、あなたの発明をきちんと理解してくれます。
その上で、記載不備があればそれを指摘してくれるのです。

「拒絶理由」という言葉の響きはよくないですね。
ただ、指摘してくれた審査官に、感謝してもいいくらいなのです。

■拒絶理由を否定的に考えるべきでない

いかがでしたでしょうか。
36条の拒絶理由通知に対して、否定的に考えるべきではありません。
このことがご理解頂けたと思います。

実は、36条よりも指摘されることの多い拒絶理由があります。
特許法第29条第2項(いわゆる発明の進歩性)です。

これについても、36条と同様の考え方をすることができます。
この点については、別の記事で述べたいと思います。

<元記事>

<お知らせ>
この続きに本文の<機械翻訳>があります。
本記事がいいなと感じたら「シェア」や「いいね!」をお願いします!
「シェア」「Tweet」「いいね!」ボタンは一番下にあります。
スマホの方は、青字に白の「鳥」や「f」ボタンを押してください!

当ブログのサイトマップはこちら!

********************************
【PR】個人様・社長様に特化&元特許審査官が運営する特許事務所!
「おすすめの特許事務所」「おすすめの弁理士」を目指します!
そんな東雲特許事務所(しののめ特許事務所)へのお問い合わせは、
お気軽にこちらからどうぞ!
https://www.patande.com/お問い合わせ/ 
(↑お問い合わせフォームが開くだけですのでご安心ください。)
********************************

東雲特許事務所(しののめ特許事務所)
弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

【楽しいホームページ】
個人発明家・小規模事業者専門の東雲(しののめ)特許事務所
https://www.patande.com/
【特許ドットコム】
個人・小規模事業者のための特許出願
https://tokkkyo.com/
【実案ドットコム】
個人・小規模事業専門&元特許審査官による実用新案申請代理
https://www.jitsuan.com/
【商標ドットコム】
信頼・明確・安心の商標登録申請代理<商標ドットコム>
https://www.shohyou.com/
【ここだけの情報満載のブログ】
個人発明家向け特許・発明教室~目指せ一攫千金!~
https://www.tokkyoblog.com/
【本音モードのブログ】
弁理士のプライベートブログ~弁理士の視点&審査官の視点~
https://ameblo.jp/s-tam1104/
【Facebook】
Facebookページで、より密な情報交換の場をご提供します。
https://www.facebook.com/shinonomepat
【note】
noteはじめました!ブログとYouTubeを同時に楽しめます。
https://note.com/tokkyoblog

特許ドットコム  実案ドットコム2  商標ドットコム2  ロゴ+東雲特許事務所(250×220)
東雲ブログのバナー
ひーじーサムネイル付き画像2hiijii13

idecompany

東雲youtube
https://youtu.be/sJgjSOk72i4
音は出ませんのでぜひご覧ください

<機械翻訳>

Reasons for refusal under Article 36 of the Patent Law are based on the examiner's advice! [Rewritten version]

(Q) After applying for a patent and undergoing examination, I received a notice of reasons for refusal.

The patent will be refused based on Article 36 of the Patent Act.

What does that mean??

(A) The reason for refusal under Article 36 of the Patent Law is advice from the examiner.

Understand the examiner's intentions and respond appropriately.

■Reasons for refusal under Article 36 of the Patent Act = Advice to correct deficiencies

Article 36 of the Patent Act is mainly cited in the following two cases.

・The description of the claims in the scope of claims is unclear.

・The content for which a patent is sought is broader than the content disclosed in the document.

In short, there is a flaw in the information in the application documents.

In other words, it is the examiner's advice.

✔It is better to resolve any deficiencies in the description before it becomes a patent!

Therefore, please respond according to the examiner's instructions.

(Unless the examiner's indication is clearly a misunderstanding)

■Are you able to accurately express your invention?

The worst thing to do is to get emotional about the points raised in Article 36.

"Is there something wrong with the application documents? The examiner doesn't understand my invention!"

Your invention is naturally clear in your mind.

However, the invention may not be accurately represented on paper.

If you do so, your application documents may not be clear enough.

■If a patent is granted with incomplete descriptions...

There is also this idea.

Let's say that there is actually a deficiency in the information, but the examiner does not point it out.

Let's assume that it is patented. Is that really okay?

Patents with incomplete descriptions may lead to unnecessary disputes.

At the time of the dispute, it may not be possible to resolve the deficiencies in the documents.

Ultimately, the following may occur:

✔Patent invalidated

✔Very limited rights

✔Cannot enforce patent rights

■The examiner understands your invention properly.

Article 36 points out that

✔It is possible to resolve inadequacies in application documents in advance.

✔ You can make your patent relevant

It's a good opportunity.

By the way, it is not the case that the examiner does not understand your invention.

If the examiner cannot understand the invention, he or she will not be able to point out Article 36.

This is the same as, for example, classes at school.

✔ Children who understand what they don't understand → can ask questions to the teacher

✔A child who can't understand the lesson at all → can't even ask questions

The examiner will understand your invention properly.

Additionally, if there are any deficiencies, they will point them out.

The words "reasons for refusal" don't sound good.

However, I would like to thank the examiner for pointing it out.

■Don't think negatively about the reasons for refusal

What did you think.

You should not think negatively about the notification of reasons for refusal under Article 36.

I hope you understand this.

In fact, there is a reason for refusal that is cited more often than Article 36.

This is Article 29, Paragraph 2 of the Patent Act (so-called inventive step of the invention).

The same way of thinking as in Article 36 can be applied to this matter.

I would like to discuss this point in another article.



shinonomepat at 23:59|Permalink

Google