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2025年04月09日

意見書で拒絶理由に反論するポイントの数について【リライト版】

(Q)特許が拒絶される理由(拒絶理由)が通知されて来ました。
従来の発明から容易に発明できるので、特許できないということです。
これに対して、意見書でいくつも反論したいことがあります。
意見書には、すべての反論を記載した方がいいでしょうか?

(A)意見書には、基本的には、なにを述べても構いません。
しかし、以下のように、バランスも重要です。

<解説>
以下では意見書で反論するポイントの「数」に着目してお話しします。

意見書には、基本的には、なにを述べても構いません。

それなら、できるだけ多くの主張をした方がよいようにも思われます。

例えば、n個の点を主張したとします。
n個の点が独立した内容であるなら、論理的には、オア条件です。

n個の主張のうち1つでも妥当であるならば・・・
審査官としては、拒絶理由を維持することは難しいかも知れません。

だからと言って、なんでもかんでも主張すればいいとは思いません。
以下のようなことも考慮すべきです。


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①重要な主張がぼやける

重要な主張が、軽い主張の中に埋もれてしまうおそれがあります。

審査官には、軽い主張の集まりに見えてしまうことがあるでしょう。
あえて言えば、意見書を読むのが面倒!に近い心情になるわけです。

「種々(しゅじゅ)述べているが、認められない」
十把一絡げ(ジッパヒトカラゲ)にあしらわれるおそれも高まります。

②審査官としても特許しにくい

n個の主張のうち、1つの主張が妥当だとします。
この場合、審査官は拒絶理由を維持することは難しいかも知れません。

ただ、それ以外のn-1個の主張が、ことごとく妥当でなかったら…

審査官が特許しにくいとは思いませんか?

特許になれば、外部からは、審査官はすべての主張を妥当と判断した!
このように見えます。

妥当でない主張を残したまま特許する!
審査官としては、たとえ1つであっても、気持ちが悪いものです。
(ではどうなるかは、ご想像にお任せします。)

そもそも、反論すべきポイントは、せいぜい数点くらいでしょう。
(詳細は特許の審査基準等をご覧ください)

なんでもかんでも反論するのではなく、バランスを考慮しましょう。

ちなみに、ほとんど有効でない反論というのもいくつかあります。
特許の審査基準等を知らないと、つい主張しがちではあります。
この点については、さらに別の記事で述べます。

<元記事>
<関連記事>当ブログのリライトについて

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