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2024年07月22日

同じ発明で請求項1と請求項nならどちらが特許になりやすいか(完結編)

タイトルは分かりにくかったかも知れません。
本事例は、以下のようなケースを想定しています。

<ケース1>
【請求項1】a+b+c+d

<ケース2>
【請求項1】a
【請求項2】a+b(引用形式請求項)
【請求項3】a+b+c(引用形式請求項)
【請求項4】a+b+c+d(引用形式請求項)

<ケース1>の請求項1と、<ケース2>の請求項4は同じ内容です。

どちらが特許になりやすいでしょうか?
逆に、どちらが特許になりにくい(拒絶されやすい)でしょうか?

■理論上

同じ内容(発明)ですので理論上は拒絶される可能性は同じはずです。

しかし、実務上はそうとも限りません。
そこで、それぞれの場合について、検討してみたいと思います。

(1)<ケース1>のほうが拒絶されやすい場合
(2)<ケース2>のほうが拒絶されやすい場合

■(1)<ケース1>の請求項1のほうが拒絶されやすい場合

この点については、こちらの記事をご覧ください。
同じ発明で請求項1と請求項nならどちらが特許になりやすいか

上記記事のポイントは、

✔請求項1が拒絶でないとすれば、いきなり特許にするしかない
→少しくらい弱い論理であっても拒絶になることがある

✔<ケース2>のほうが出願書類に多くの内容を開示しているから

■(2)<ケース2>の請求項4のほうが拒絶されやすい場合

本記事を書いたのは、こちらのケースを書きたかったからです。

日ごろから拒絶理由通知を研究しています。
この拒絶理由の論理は微妙だなという案件に、たびたび出会います。

出願人側が、適切に反論できていない可能性もあります。


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例えば審査の過程で、審査官が文献を4つ見つけたとします。
構成要素a~dをそれぞれ開示する4つの文献です。

この場合、拒絶理由通知には、こんな記載がされることがあります。
・請求項1(a)は、引例1(a)があるので拒絶
・請求項2(a+b)は、引例2(b)があるので拒絶
・請求項3(a+b+c)は、引例3(c)があるので拒絶
・請求項4(a+b+c+d)は、引例4(d)があるので拒絶

請求項2や3くらいまでは妥当なことも多いでしょう。
請求項4くらいになると、本当にそう?となることもあります。

引例どうしの組み合わせが適切でないこともあるでしょう。
キーワード:阻害要因、容易の容易など

一方、もしこれが<ケース1>の請求項1だったらどうでしょう?
引例1~4でa+b+c+dになる論理を厳密に書かざるを得ません。

ところが<ケース2>の請求項4はざっくり拒絶になりがちです。
「dは引例4に開示されている、以上」みたいなこともあります。

高い山に、1日で登頂は無理でも、4日で少しずつ登れば可能?
そんなイメージです。いわゆる「困難の分割」ですね。

ざっくり拒絶されたときは、じっくり検討してみるのもいいですね。

いかがでしょうか?

拒絶されやすいされにくいはともかく、拒絶理由への対応は重要です。
本記事が少しでもご参考になれば幸いです。

本記事は下記記事から8年越しで続きを書いた完結編です!
今後もこんな形での記事も書いていきたいと思います。


同じ発明で請求項1と請求項nならどちらが特許になりやすいか(1/2)

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<機械翻訳>

Which of the following claims is more likely to be patented, claim 1 or claim n, for the same invention? (Final)

The title may have been confusing.

This example assumes the following cases.

<Case 1>

[Claim 1] a + b + c + d

<Case 2>

[Claim 1] a

[Claim 2] a + b (Citation claim)

[Claim 3] a + b + c (Citation claim)

[Claim 4] a + b + c + d (Citation claim)

Claim 1 in <Case 1> and claim 4 in <Case 2> have the same content.

Which is more likely to be patented?

Conversely, which is less likely to be patented (more likely to be rejected)?

■In theory

Since they have the same content (invention), in theory there should be the same chance of rejection.

However, in practice this is not always the case.

So let's consider each case.

(1) When <Case 1> is more likely to be rejected

(2) When <Case 2> is more likely to be rejected

■When claim 1 in <Case 1> is more likely to be rejected

For more on this, please see this article.

If the same invention has claim 1 or claim n, which is more likely to be patented?

The key points of the above article are:

✔If claim 1 is not rejected, you have no choice but to patent it right away

→Even a slightly weak logic can lead to rejection

✔Because <Case 2> discloses more content in the application documents

■When claim 4 in <Case 2> is more likely to be rejected

I wrote this article because I wanted to write about this case.

I study notices of reasons for refusal on a daily basis.

I often come across cases where the logic of the reasons for refusal is tricky.

It is also possible that the applicant has not made an appropriate counterargument.

For example, suppose that during the examination process, the examiner finds four documents.

These are four documents that disclose components a to d, respectively.

In this case, the notice of reasons for refusal may state the following.

・Claim 1 (a) is rejected because of Reference 1 (a).

・Claim 2 (a + b) is rejected because of Reference 2 (b).

・Claim 3 (a + b + c) is rejected because of Reference 3 (c).

・Claim 4 (a + b + c + d) is rejected because of Reference 4 (d).

Claims 2 and 3 are often appropriate.

When it comes to claim 4, you may wonder if that's really the case.

The combination of references may not be appropriate.

Keywords: obstacles, ease of ease, etc.

On the other hand, what if this were claim 1 in <Case 1>?

You would have to strictly write the logic that makes it a + b + c + d in References 1 to 4.

However, claim 4 in <Case 2> tends to be rejected in a general way.

Sometimes it's like saying, "d is disclosed in Reference 4, that's all."

Even if you can't reach the top of a high mountain in one day, is it possible to climb it little by little over four days?

That's the image I have. This is what's known as "division of difficulties."

If you're rejected broadly, it's a good idea to think it over carefully.

What do you think?

Regardless of whether you're likely to be rejected or not, it's important to deal with the reason for rejection.

I hope this article has been of some help to you.

This article is the final installment, written eight years after the article below!

I would like to continue writing articles like this in the future.



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