【Q&A】なぜ発明を開示しないと、特許が取れないのか?アイデアは異なるがたまたま形状が同じものが公知のときに、そのアイデアは新規性を失っているか?
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2016年09月11日

補正はするけど補正前の内容にも反論したい(1)【拒絶理由通知】

(A)拒絶理由通知が来たので、補正をして特許を目指します。

ただし、拒絶理由に納得していたわけではなく、例えば、補正をしないで意見書のみで反論しても、特許になる可能性は十分あったと思います。

補正前(出願時)の内容にも反論することはできますか?

(Q)基本的には、補正後の内容で反論することで、必要十分です。

ただ一般に、拒絶理由に対しては、本質問のようなケースも多いと思います。
そこで、いくつか事例を検討してみます。

補正前(出願時)の拒絶理由に対して、反論しつつ、補正後の内容に反論する方法も検討します。

そのために、まず、補正前の内容の反論をしてもあまり有効でないことについて、もう少し説明します。

●補正前の内容の反論をしてもあまり有効でない

本質問のように、補正をした場合には、基本的には、補正前の内容について反論しても、あまり意味がないことが多いです。

むしろ意見書の書き方によっては、審査官に、
「せっかく補正をして発明が変わったのに、補正前のことであれこれ言うのはどういうつもりなんだろう?」
と思われることになるかも知れません。

ちなみに、補正後の内容についても、意見書の内容は注意が必要です。

補正して発明が変わっているのに、その補正後の発明と「補正前の発明に対する引用文献」とを比較して、違いをいくら主張しても意味がありません。

補正したのだから、その補正した部分が引用文献と違うのは、当然だからです。

いろいろ書きましたが、このように、補正前の内容について反論しても、あまり意味がないことが多いでしょう。

補正前の内容にも反論するには、それなりの反論の仕方があります。
この点については、次の記事で述べます。

<続く>

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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
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