【Q&A】商標の申請の依頼はどこにすればいいのでしょうか?商標事務所でしょうか?【Q&A】「・・・請求項1に記載の」のような記載の仕方をする理由は?
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2015年05月18日

【Q&A】引用文献に記載された製品は、ただのガラクタなのですが、なぜ拒絶されるのでしょうか?

(Q)拒絶理由通知が届きました。わたしの発明が、特許されない理由が記載されています。引用された文献に基づいて、わたしの発明は容易に発明できたので、特許できないということらしいです。

しかし、その引用文献に記載されている製品は、設計が全然ダメで、ガラクタみたいなものです。なぜ、このようなものを引用されて、わたしの発明の特許性が否定されるのでしょうか?

(A)審査では、発明どうしが対比されます。抽象的な発明と、具体的な製品とは、異なるものです。製品どうしを比較してしまうのは、特許に慣れていない方によくありがちです。製品を比較するのではなく、アイデアを比較する、と覚えておきましょう。

そして、あなたの発明がなぜ拒絶されるのか?その理由を、きちんと理解しましょう。拒絶理由に対して適正に反論できれば、拒絶理由が覆る可能性もあります。

以下、やや難しい考え方も出てきますが、ぜひご一読ください。

●あなたの発明が容易に発明できたという審査官のロジック


あなたの発明が容易に発明できたという審査官のロジックは、以下のとおりです。

①引用文献に記載されている「発明」を認定します。(以下、この発明を「引用発明」と言います。)
②引用発明と、あなたの「発明」とを対比します。
③対比の結果、両者に違いがあるとしても、その違いが大したことなければ、容易に発明できたと判断されます。

繰り返しますが、製品が対比されるのではなく、アイデア(発明)が対比されるのです。

●拒絶理由に反論する際のポイントは次の3つです。


(1)審査官が引用発明を正確に認定しているかどうか検討してください。


たしかに引用文献には、ガラクタ同然のものが記載されていることもあります。その「ガラクタ」であること自体を批判しても意味がありません。

あなたが反論するとすれば、「審査官の認定」に対してです。ガラクタから、発明が把握できるのかどうかです。審査官が認定する「引用発明」が不適切だとすれば、それに反論できる余地があります。

(2)あなたの発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された発明です。


特許請求の範囲の請求項に書いていなければ、たとえ明細書に記載されている内容であっても、「あなたの発明」とは言えません。まして、あなたの頭の中にだけある発明が、審査の対象にならないことは、言うまでもありません。

(3)引用発明とあなたの発明との対比判断が、本当に正しいか検討してください。


この部分はさまざまな反論の方法がありますので、ここでは、詳細は割愛します。例えば、拒絶理由として、「引用発明に、ある技術を採用すると、あなたの発明になる(だから容易である)」と指摘されることがあります。この指摘が強引である場合など、反論できる余地があります。

●拒絶理由に対して反論できる可能性2つ


まとめると、拒絶理由に対して反論できる可能性は、
①引用発明の認定、②あなたの発明と引用発明と対比判断
の2点です。いずれかで、審査官の判断が不適切である場合には、反論できる可能性があります。

ただ、実際のところは、この2点(特に①)で審査官の判断が間違っている可能性は、低いです。そこで、拒絶理由を解消するために、あなたの発明を補正することができます。

発明を補正をするにしても、しないにしても、本記事の考え方を理解しておくと、特許になる可能性を高められます。ぜひご参考にしてください。


最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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