出願書類を明確に記載するためのこんな考え方「物の使い方」を特許請求の範囲に書いても意味がありません
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2015年04月08日

【Q&A】拒絶理由通知が来てから、出願書類の内容を変更できますか?

(Q)特許を出願して審査を受けたところ、拒絶理由通知が来ました。これに反論するために、出願書類の内容を変更したいのですが・・・

(A)まず法律的には、出願書類を補正をすることができます。

出願書類のうち、明細書、特許請求の範囲、図面については、補正できる時期と内容に一定の制限があります(時期については、ここでは説明を割愛します。)。

明細書、特許請求の範囲、図面については、いわゆる新規な事項を追加する補正はできません。つまり、出願当初に開示した内容の範囲内で、補正を行うことができます。新規な事項を追加する補正をすると、それだけを理由に、特許が拒絶されたり、事後的に無効にされたりします。

実務的には、特許請求の範囲のみを補正します。拒絶理由を解消するためには、審査の対象である特許請求の範囲を補正すれば必要十分です。

明細書や図面については、補正を行うことはあまりありません。明細書や図面に補正を行っても、新規事項の追加になるリスクがある一方で、メリットはあまりないからです。

新規な事項については、補正できませんし、新規でない事項であれば、そもそも補正をする必要はありません。新規事項の追加のリスクを考えると、せいぜい、誤記の訂正や、用語の整合性を図るくらいの補正でしょうか。

なお、一般に、明細書や図面に、特許請求の範囲に対応する記載をすることがあります。このような場合、特許請求の範囲が変更されても、必ずしも明細書や図面までそれにあわせて補正する必要はありません。

●新たな事項を追加したい場合

とはいえ、拒絶理由を解消するためには、新たな内容を追加しなければならない場合もあるでしょう。新規な内容を追加したいのであれば、残念ですが、その特許出願では不可能です。別の特許出願を行う必要があります。

近年では、審査の結果が早く出ますし、出願に掛かる費用もだいぶ抑えられています。最初の出願から一年以内であれば、内容を追加して、新たな出願を行うことが有効な場合があります。

弊所でも最近このようなご依頼が増えました。拒絶理由通知が来て、対応してほしいとか、内容をブラッシュアップして新たな出願をしたいというご依頼です。

ご自身で特許出願をして、拒絶理由通知が来て、対処が難しいときは、ぜひご相談ください。
★これは、ご自身での特許出願を勧めているわけではありません。理想は、最初の出願の段階から、特許事務所(弁理士)に依頼することです。例えば、自力で家を建てて、後から大工さんに調整してもらうということはありませんね。

ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
東雲特許事務所(しののめ特許事務所)の田村でした。

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弁理士 田村誠治(元特許庁審査官)
【東京都港区新橋】【東京都中央区八丁堀】【東京都北区田端】
【稀有な経歴】特許技術者→特許庁審査官→特許事務所運営

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